Một trong những điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ là không được trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc bảo hộ trước đó cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trùng hoặc tương tự. Vậy dấu hiệu nào bị coi là trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.
Theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 là một dấu hiệu theo đó nhãn hiệu nào có dấu hiệu này sẽ được coi là không có khả năng phân biệt.
Trong quy định xuất hiện một số thuật ngữ chuyên ngành như: “dấu hiệu trùng hoặc tương tự”; “ hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự” mà nếu không hiểu kỹ có thể gây nhầm lẫn cho người đọc luật.
“3. Để xác định một dấu hiệu bị nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với nhãn hiệu, đồng thời phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ. Chỉ có thể khẳng định có yếu tố xâm phạm khi đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:
a) Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc); một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nếu có một số đặc điểm hoàn toàn trùng nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
b) Hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ với hàng hoá, dịch vụ thuộc phạm vi bảo hộ.”
Cụ thể, một dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ nghĩa là về cơ bản là không thể hoặc khó nhận ra sự khác biệt về cấu tạo -chứa đựng các hình ảnh, ký tự, chữ cái, con số giống như nhãn…và cách thức trình bày các thành phần cấu tạo trên của một nhãn hiệu đã được bảo hộ.
Dấu hiệu bị coi là có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc phạm vi bảo hộ khi chứa đựng những đặc điểm trùng hoặc tương tự với những đặc điểm của nhãn hiệu đã được bảo hộ bao gồm: cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc dẫn đến việc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Có thể đưa ra một số ví dụ như sau:
+ Dấu hiệu gây nhầm lẫn về cách phát âm: " epple "với nhãn hiệu" Apple ” đã được bảo hộ.
+ Dấu hiệu gây nhầm lẫn về cấu tạo: nhãn hiệu là hình một quả táo màu đen đầy đủ với nhãn hiệu “quả táo khuyết” của Hãng Apple.
Về hàng hóa trùng hoặc tương tự.
Hàng hóa, dịch vụ trùng được coi là hàng hóa, dịch vụ trùng về bản chất, được thể hiện thông qua các yếu tố như: mục đích sử dụng, thành phần hóa học, cấu tạo cơ học…với hàng hóa và công việc cung ứng, cách thức thực hiện công việc với dịch vụ.
Hàng hóa, dịch vụ tương tự là hàng hóa dịch vụ có những đặc điểm tương đồng về chức năng, công dụng, kênh phân phối trên thị trường. Có thể lấy ví dụ như sau: sản phẩm nước uống có ga hương Cola được coi là hàng hóa tương tự với sản phẩm nước trái cây ép bởi mục công dụng chính của hai sảm phẩm là để giải khát. Sản phẩm thực phẩm chức năng và các loại thuốc tân dược cũng được coi là hàng hóa tương tự bởi thường được cung cấp ra thị trường thông qua kênh phân phối là các nhà thuốc, cơ sở y tế.
Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ 2005 cũng quy định, trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm việc đăng ký nhãn hiệu đó chấm dứt hiệu lực, các tổ chức cá nhân không được đăng ký nhãn hiệu có các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự của mình. Tuy nhiên, ngoại lệ sẽ được áp dụng nếu nhãn hiệu thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ 2005, theo đó thời hạn 05 năm trên không được áp dụng nếu “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;”
